승리하는 대한민국 발명가와 발명+ 기업의 글로벌 특허 정석(이론, 판례, 응용, 전략)

저자는 본 저서가 대한민국의 모든 발명가들(즉 개인발명가, 대학교·연구소의 발명가 및 발명+ 제조업체의 발명가 포함), 변리사들은 물론 특허활용 전문가들에게 “오직 범위뿐”이라는 특허의 속성을 간과할 경우 절대로 수익을 창출할 수 없다는 엄연한 진리를 다시 한 번 각인시킬 수 있는 기회가 되기를 바란다. 물론 그 옛날 막대한 수익 창출을 위하여 수많은 고난, 숱한 역경을 모두 극복하며 아무도 가지 않았던 Silk Road를 개척하던 caravan들과 같이, 아무도 가지 않았던 여행을 떠나는 발명가들은 항상 외로우며 불안하다. 하지만 한 번 개척한 Silk Road는 발명가 자신만을 위함이 아니라 배달의 후예 발명가들이 따라갈 수 있는 훌륭한 귀감이다. 이를 위하여 저자는 본 저서의 제목을 “IP Silk Road”로, 부제목을 “범위, 또 범위, 그리고 범위”로 정하였다. 단 저자가 특허의 속성을 파헤치고, 이에 대한 근거를 설명하다 보니 본의 아니게 본 저서의 분량도 많아지게 되었고, 이에 따라 발명가이건 변리사 이건 특허활용 전문가이건 본 저서를 한 번에 통독하기는 어려울 것으로 생각된다. 따라서 저 자는 본 저서의 각 장의 서문에서 앞서 설명한 관련 부분을 간략히 정리함으로써, 독자가 각 장을 이해하기 위하여 앞 장들을 읽을 필요가 없도록 최선을 다하였다.

하지만 저자가 무모할 만큼 넓은 범위를 혼자 다루다 보니 분명 본 저서에는 본의 아니게 왜곡된 사실이나 부정확한 설명이 포함되었으리라 우려된다. 또한 저자 역시 발명가이기에 본 저서에는 분명 발명가의 입장이 과장된 부분도 포함되었으리라 생각된다. 이에 저자는 선후배는 물론 동료 특허 전문가들에게 이에 대한 날카로운 지적을 개인적으로 또는 공개적으로 개진해 주도록 간곡히 부탁하는 바이다. 저자는 물론 국내 특허 전문가들이 새로운 쟁점을 인지하고 이를 토론함에 따라 대한민국에 선순환적 특허생태계가 구축되는 날이 앞당겨지고, 이에 따라 대한민국이 21세기 지식기반시대의 강자로 부상하여 안착하는 날도 더 일찍 도래할 수 있기 때문이다.

1장 지식재산 개요 1

1. 서론 3

가. 제조업과 지식재산의 융합을 통한 선진국 안착의 당위성 3

나. 전략적 주요 국가 특허 확보를 통한 선진국 안착의 당위성 6

다. ‘범위’에 의한 수익 창출을 통한 선진국 안착의 당위성 7

라. ‘범위’를 위한 특허의 해부·재결합과 발명전략·특허전략 9

2. 지식재산의 종류 및 성격 14

가. 지식재산권의 필요성 16

나. 지식재산권의 종류 17

3. 지식기반시대와 특허의 중요성 18

가. 산업자본시대로부터 지식기반시대로의 이행 19

나. 지식기반시대의 원리 22

다. 지식기반시대와 기존의 선진국 전략 25

라. 지식기반시대의 시사점 27

4. 국내 특허 현황 30

가. 국내특허의 선천적 한계 [속지법] 31

(1) 국내에만 출원·등록한 특허와 좁은 국토·적은 인구의 선천적 한계 31

(2) 국내에만 출원·등록한 특허와 합법적 기술유출 32

나. 국내특허의 후천적 한계 1 [등록특허의 높은 무효율] 33

다. 국내특허의 후천적 한계 2 [낮은 손해배상금] 36

라. 사유재산인 특허에 대한 공익성 오해 40

마. 총체적 난국의 원인 44

(1) 발명가를 불량化하는 국가 연구과제 평가제도 45

(2) 불량특허를 유인하는 덤핑 수준의 국내 변리사 수임료 49

(3) 특허청의 피로 누적과 단축된 심사기간의 추가 단축 53

(4) 특허법원의 피로 누적 58

(5) 특허법원의 전문성 배양 원천금지 63

(6) 제조업체의 오도 및 언론의 방관·동조 65

(7) 다시 발명가로 ... 70

바. 국내특허의 현실적 의미 71

5. 개인·기업·국가 차원의 목표 76

가. 사유재산 보장 및 비용편익분석의 결과인 특허 76

나. 지식기반시대의 개인·기업·국가 차원의 목표 78

6. “지식재산 개요”의 요약 79

2장 청구항 및 공수전략 81

1. 범위의 중요성 84

가. 특허의 목적은 수익 창출 뿐 87

나. 발명가의 희망과 고민 89

다. 말뚝과 영토, 청구항과 특허의 범위 93

2. 청구항과 공격전략 96

가. 청구항 요소 최소화를 통한 범위의 극대화 96

나. 청구항 제한조건 최소화를 통한 범위의 극대화 98

다. 범위의 극대화를 추구하는 공격적 청구항 전략 102

(1) 특허와 지뢰 102

(2) 공터와 지뢰 103

(3) 공터 제거를 위한 “전향적 과장전략”의 당위성 105

(4) “전향적 과장전략”과 특허의 범위 및 실시예 106

3. 청구항과 수비전략 110

가. 선행기술과 청구항의 유효성 110

나. 선행기술 검색의 한계 113

(1) 선출원권 상실의 위험성 113

(2) 선행기술 검색의 제도적 한계 114

(3) 선행기술 분석의 현실적 한계 116

(4) 선행기술 분석의 법적 한계 118

(5) 현실적 선행기술 검색 및 분석 118

다. 종속항을 활용하는 수비전략인 “청구항 전략” 120

라. 종속항 작성 방법 122

마. 종속항의 종속항 작성 방법 125

4. 貧益貧 특허, 富益富 특허 129

가. 선행기술 유무에 따른 청구항 공수전략 129

나. Not Every Invention is Equal! 133

5. “청구항 및 공수전략”의 요약 135

가. 공격전략의 핵심은 범위, 또 범위, 그리고 범위 136

나. 공격뿐인 공수전략 137

다. “선택과 집중”의 당위성 137

3장 오로지 특허 쓰듯 쓴 특허 139

1. “구성요소 완비의 법칙” 및 특허의 공수전략 142

가. “구성요소 완비의 법칙”과 특허침해 판단 149

(1) 문언침해 (Literal Infringement) 150

(2) 균등론에 의한 침해 (Infringement under the Doctrine of Equivalents) 155

나. “구성요소 완비의 법칙”과 특허성 판단 160

(1) 신규성 요건 (Novelty Requirement) 161

(2) 진보성 요건 (Non-Obviousness Requirement) 166

다. “구성요소 완비의 법칙”의 요약 172

(1) “구성요소 완비의 법칙”과 침해 여부 vs. 특허성 172

(2) “구성요소 완비의 법칙”과 특허 공수전략 175

2. “구성요소 완비의 법칙”의 응용 182

가. 원천특허를 항상 침해하는 개량특허 182

나. 허구의 배타적 독점권 vs. 실질적 금지권 186

(1) 선발명가의 원천특허와 발명가의 개량특허 186

(2) 발명가의 개량특허와 후발명가의 심화 개량특허 192

3. 논문 쓰듯 쓴 특허 vs. 특허 쓰듯 쓴 논문 194

가. 우주의 진리를 규명하는 연구의 속성 195

나. 논문을 위한 논문용 발명 199

다. 논문과 실시예 202

4. “오로지 특허 쓰듯 쓴 특허”의 요약 203

가. 넓은 범위의 청구항의 당위성 203

(1) 공격뿐인 공수전략 204

(2) 희박한 가능성의 길목특허 206

나. 다양한 종류의 청구항의 당위성 209

다. 명약관화한 특허 vs. 끈끈한 특허 214

(1) 명약관화한 특허의 장단점 214

(2) 거시기하게 끈끈한 특허의 장단점 215

4장 발명은 신(神)내림 vs. 특허는 인간이 제조

1. 역사의 반복: 발명가 (특허권자) vs. 경쟁자 224

가. 발명가의 Action 226

(1) 특허 출원 226

(2) 특허청 심사관의 거절 230

(ㄱ) 특허 파수꾼인 특허청 심사관의 임무 230

(ㄴ) 거절 없이 등록되는 특허의 虛와 實 231

(3) 거절에 대한 대응 전략 233

(4) 거절에 대한 대응 방법 235

(ㄱ) 거절 이유 극복 방법 236

(ㄴ) 신규 요소, 신규 제한조건 선정 방법 241

(ㄷ) 변리사에 대한 성공보수제도의 함정 243

(5) 특허 등록 245

(6) 특허 공개 247

나. 발명가의 Action에 대한 경쟁자의 Counter-Action 250

(1) 특허 초보 경쟁자의 침해 250

(2) 특허 고수 경쟁자의 우회·회피 252

(ㄱ) 우회·회피의 정도와 영향 253

(ㄴ) 권리범위 우회·회피의 불확실성 254

(3) 특허 최고수 경쟁자의 침해 255

다. 경쟁자의 Counter-Action에 대한 발명가의 Reaction 257

(1) 오로지 공격뿐인 응징 258

(2) 청구항 재해석을 통한 권리범위의 확장 259

(3) 권리범위 확장의 한계 261

(4) “과도한 권리범위 때문에 특허가 죽었다”는 주장의 모순 262

(5) 경쟁자의 침해에만 대비한다는 “방어용 특허”의 모순 264

(6) 면피용 청구항인 “Picture Claim” 266

라. 발명가의 Reaction에 대한 경쟁자의 Counter-Reaction 267

(1) 인용 선행기술의 재해석을 통한 무효화 전략 268

(2) 신규 선행기술 발굴을 통한 무효화 전략 270

(3) 기재불비를 이용한 무효화 전략 270

(4) 특허권자의 권리범위 확장을 역이용한 양자택일 강요 전략 272

(5) 금반언의 원칙을 이용한 비침해 전략 273

마. 청구항 해석에 “All-In” 하는 이유 275

2. 강한 특허로도 수익을 창출하기 어려운 이유 277

가. 권리성 측면에서 불리한 발명가 277

나. 비용편익 측면에서 불리한 발명가 279

다. 책임회피 측면에서 불리한 발명가 282

(1) 가격 산정의 어려움에 따른 수익 창출의 어려움 282

(2) 미래의 특허침해소송에 따른 수익 창출의 어려움 284

3. 특허 실패 사례 285

가. In re Barker 286

나. Unique Concept vs. Brown 293

다. 디지털 청진기 302

4. 특허 성공 사례 309

가. 곰국특허 310

나. 꼬리곰탕의 곰국특허 침해 여부 313

다. 닭곰탕의 곰국특허 침해 여부 316

라. 곰국에 대한 올바른 특허 317

(1) 명약관화한 “발명의 설명” 318

(2) 올바른 “발명의 설명” 321

마. 척추동물국 특허와 곰국 Business 328

바. 척추동물국 특허의 치명적 약점 및 극복 330

5. 유능한 변리사 334

가. 유능한 변리사 요건 337

(1) 청구항 ‘범위’의 최대화 338

(2) 다양한 종류의 청구항 ‘범위’ 확보 340

(3) 유능에 상응해야 하는 대우 344

(4) 잘 “아는” 변리사와 잘 “하는” 변리사 344

나. 발명 상담의 중요성 346

(1) Brain-Storming의 당위성 346

(2) R&D-IP 연계의 중요성 349

6. “발명은 신(神)내림 vs. 특허는 인간이 제조”의 요약 349

가. 청구항 범위 확충과 다양성 확보의 중요성 350

나. 유능한 변리사 요건 및 발명 상담의 중요성 351

5장 특허제도 353

1. 국내 특허제도 357

가. “산업발전에 이바지”하지 않는 오해 357

나. “산업발전에 이바지”하는 특허출원 358

2. 미국 특허제도 359

가. 공공영역(Public Domain)의 보존과 확충을 위한 특허제도 360

(1) 공공영역(Public Domain)에 축적된 지식과 기술의 중요성 361

(2) 시장 실패 (Market Failure) 362

(3) 유인책으로서의 특허제도 364

(4) 공공영역(Public Domain)의 보존(Preservation)과 확충(Expansion) 365

나. 우회 (Patenting Around) 장려에 의한 특허간의 경쟁 유도 369

다. Abraham Lincoln의 불을 지피는 연료로서의 특허 371

(1) Abraham Lincoln의 U.S. Patent No. 6,469 372

(2) Patent System Adds the Fuel of Interest to the Fire of Genius 373

라. 미국 FTC(연방통상위원회)와 특허 375

(1) 혁신의 중요성 376

(2) 혁신을 위한 ‘특허제도’와 ‘경쟁’의 중요성 376

(3) 특허제도와 독점금지제도의 합치 (Alignment) 377

(4) 특허들 사이의 경쟁으로 인하여 시장 지배력 없는 특허 378

(5) FTC 보고서 요약 및 검토 378

3. 특허제도의 종류 379

가. 선발명주의 381

나. 선출원주의 383

4. 특허권의 제한 385

가. 선천적 제한 385

(1) 특허권 배타적 독점권이 절대 아닌 금지권 386

(2) 영토의 제한 ≡ 속지법 389

(3) 기간의 제한 ≡ 존속기간 390

나. 후천적 제한 392

(1) 금지권을 제한하는 특허소진론 (Patent Exhaustion) 392

(2) 일(1)발명 일(1)특허 원칙 398

(3) 부활 금지 원칙 399

(4) 이중특허 (Double Patenting) 금지 원칙 400

(5) 불공정 행위 (Inequitable Conduct) 금지 원칙 405

(6) 금반언의 원칙 (Estoppel) 408

(7) 재탈환 규칙 (Recapture Rule) 411

다. 제도적 제한 413

(1) 일실이익 (Lost Profit) 414

(2) 합리적 실시료 (Reasonable Royalty) 416

(3) 침해 제조업체의 이익도 보장하는 특허제도 418

5. “특허제도”의 요약 419

6장 청구항 기본 법칙 423

1. 특허의 구성 427

2. 청구항 구성 430

가. 청구항 서문 (Preamble) 433

(1) 청구항 서문과 청구항 범위 434

(2) 청구항 서문과 범위 관련 미국 판례 (Marrin vs. Griffin) 437

(3) 청구항 서문과 특허전략 442

나. 청구항 전환구 (Transition Phrase) 446

(1) 개방형 전환구 447

(2) 폐쇄형 전환구 453

(3) 부분 폐쇄형 전환구 461

(4) 청구항 전환구와 특허전략 464

다. 청구항 본문(Body) 466

(1) 청구항 기본 문법 466

(2) 선행 근거 (Antecedent Basis) 467

(3) 명시적 청구방법 vs. 추론적 청구방법 470

(4) 조합 (Combination) vs. 집합 (Aggregation) 473

(5) 청구항 요소의 순서 475

(6) 기타 청구항 문법 478

3. 청구항 종류 481

가. 청구항 요소 (Claim Element) 및 제한조건 (Claim Limitation) 483

(1) 청구항 요소 (Claim Element) 483

(2) 청구항 제한조건 (Claim Limitation) 485

나. 물건청구항 (Apparatus Claim) 487

(1) 장치청구항 (Machine Claim) 488

(2) 물품청구항 (Article of Manufacture Claim) 491

다. 방법청구항 (Process 또는 Method Claim) 493

(1) 방법청구항의 특성 493

(2) 방법청구항의 단점 494

(3) 방법청구항 작성 방법 495

라. 방법특정 물건청구항 (Product-by-Process Claim) 498

마. 조성물청구항 (Composition of Matter Claim) 501

바. 기능청구항 (Functional Claim) 및 기능 제한조건 506

(1) Means-Plus-Function Claim 506

(2) 기능청구항 및 기능 제한조건 508

사. 특수 청구항 509

(1) Jepson Claim 509

(2) Markush Claim 512

아. 혼합 청구항 (Mixed Claim) 금지 원칙 514

(1) 청구항 요소 혼합 (Mixed Claim Elements) 금지 원칙 514

(ㄱ) 미국 판례 1 - IPXI vs. Amazon (Fed. Cir. 2005) 515

(ㄴ) 미국 판례 2 - HTC vs. IPCom (Fed. Cir. 2012) 517

(2) 청구항 제한조건 혼합 (Mixed Claim Limitations) 허용 519

자. 신종 청구항 520

(1) 신종 청구항 정의 521

(2) Swiss Claim 522

(3) Beauregrad Claim 525

(4) 양날의 칼인 신종 청구항 527

4. “청구항 기본 법칙”의 요약 529